EuGH „Sky/SkyKick“: Weite Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse und die Frage der Bösgläubigkeit

Wie breit darf ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sein? Diese Frage beschäftigt Markenanmelder seit Langem. Am 29. Januar 2020 hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in der Rechtssache C-371/18 (Sky/SkyKick) eine Grundsatzentscheidung dazu getroffen. Sie betrifft jeden, der eine Marke anmeldet und dabei überlegt, welche Waren und Dienstleistungen er aufnimmt.

Worum ging es?

Der Medienkonzern Sky ging in England gegen das Softwareunternehmen SkyKick vor und stützte sich auf mehrere Marken mit dem Bestandteil „SKY“. Diese Marken waren für eine sehr große Zahl von Waren und Dienstleistungen eingetragen, darunter weite Oberbegriffe wie „Computersoftware“. SkyKick hielt dagegen: Die Verzeichnisse seien zu unbestimmt, und Sky habe die Marken für viele dieser Waren nie benutzen wollen. Die Anmeldung sei daher bösgläubig gewesen. Der High Court of Justice (Chancery Division) legte dem EuGH dazu mehrere Fragen vor.

Die Kernaussagen des EuGH

• Unklare Begriffe allein machen eine Marke nicht nichtig. Dass Waren oder Dienstleistungen unklar oder unpräzise bezeichnet sind, ist für sich genommen kein Grund, eine eingetragene Marke für nichtig zu erklären. Ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung liegt darin ebenfalls nicht. Der Gerichtshof folgte damit nicht der strengeren Auffassung des Generalanwalts.
• Fehlende Benutzungsabsicht kann bösgläubig sein. Wer eine Marke ohne jede Absicht anmeldet, sie für bestimmte Waren zu benutzen, kann bösgläubig handeln – wenn es für die Anmeldung keinen nachvollziehbaren Grund gibt. Das setzt aber objektive, relevante und übereinstimmende Anhaltspunkte voraus. Sie müssen zeigen, dass der Anmelder Dritten in unlauterer Weise schaden oder ein Ausschließlichkeitsrecht für Zwecke erlangen wollte, die mit den Funktionen einer Marke nichts zu tun haben.
• Keine Bösgläubigkeit auf Vorrat. Allein weil der Anmelder in einem Bereich noch keine Geschäftstätigkeit vorbereitet hat, wird Bösgläubigkeit nicht vermutet. Das Markenrecht räumt ohnehin eine fünfjährige Benutzungsschonfrist ein.
• Nur Teilnichtigkeit. Betrifft die Bösgläubigkeit nur einen Teil der Waren und Dienstleistungen, ist die Marke nur insoweit nichtig. Für den Rest bleibt sie bestehen.

Was gilt heute?

Viele Markeninhaber haben das Urteil 2020 zunächst als Entwarnung verstanden: Weite Verzeichnisse sind nicht per se angreifbar. Der Rechtsstreit selbst ging in Großbritannien weiter. Am 13. November 2024 entschied der UK Supreme Court, dass der High Court die Sky-Marken zu Recht teilweise wegen Bösgläubigkeit für nichtig halten durfte ([2024] UKSC 36). Die Breite eines Verzeichnisses könne – je nach den Umständen – durchaus auf Bösgläubigkeit hindeuten. Diese Entscheidung betrifft britisches Recht, zeigt aber, wie die Grundsätze des EuGH in der Praxis angewandt werden können.

Was bedeutet das für Sie?

Das Urteil gibt Ihnen Spielraum, Ihre Marke etwas weiter zu fassen als Ihr heutiges Angebot – etwa für Produkte, die Sie in den nächsten Jahren planen. Ein Freibrief für „alles, was geht“ ist es nicht.

• Am Geschäftsmodell orientieren: Nehmen Sie Waren und Dienstleistungen auf, die Sie anbieten oder ernsthaft planen. Halten Sie Ihre Planungen intern fest.
• Präzise formulieren: Konkrete Begriffe schaffen Klarheit für Sie und für Dritte. Sie erleichtern später auch den Benutzungsnachweis.
• Bestehende Marken prüfen: Wer eine Marke mit sehr weitem Verzeichnis gegen andere einsetzen will, sollte damit rechnen, dass die Gegenseite den Vorwurf der Bösgläubigkeit erhebt – zumindest für einzelne Waren.
• Gegen „Sperrmarken“ vorgehen: Blockiert eine fremde Marke mit auffallend weitem Verzeichnis Ihre Anmeldung, kann ein Antrag auf Teilnichtigkeit eine Option sein.

Quellen: EuGH, Urteil vom 29.01.2020, C-371/18 (Sky plc u. a. / SkyKick UK Ltd u. a.), curia.europa.eu; UK Supreme Court, Urteil vom 13.11.2024, [2024] UKSC 36, Press Summary.