EuGH „Testarossa“: Wann Ersatzteile und Gebrauchtwaren eine Marke am Leben halten

Eine Marke muss benutzt werden – sonst droht nach fünf Jahren der Verfall. Doch was gilt, wenn ein Produkt längst nicht mehr hergestellt wird, unter der Marke aber noch Ersatzteile verkauft, gebrauchte Exemplare gehandelt und Werkstattleistungen erbracht werden? Darüber hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) am 22. Oktober 2020 in den verbundenen Rechtssachen C-720/18 und C-721/18 entschieden. Anlass war ein Streit um die Ferrari-Marke „Testarossa“.

Der Fall

Ferrari hält eine internationale und eine deutsche Marke „Testarossa“, eingetragen 1987 und 1990 in Klasse 12, unter anderem für Landfahrzeuge und deren Teile. Unter diesem Namen verkaufte Ferrari zwischen 1984 und 1996 ein Sportwagenmodell; 2014 folgte noch ein Einzelstück. Kurt Hesse verlangte die Löschung der Marken wegen Nichtbenutzung. Das Landgericht Düsseldorf gab ihm Recht: Der Verkauf von Ersatz- und Zubehörteilen im maßgeblichen Zeitraum reiche nicht aus, und der Weiterverkauf gebrauchter Fahrzeuge sei wegen der Erschöpfung keine rechtserhaltende Benutzung. Das Oberlandesgericht Düsseldorf sah das anders und legte dem EuGH mehrere Fragen vor.

Die Antworten des EuGH

• Benutzung für einen Teil der Waren: Ist eine Marke für eine Warenkategorie und deren Ersatzteile eingetragen, kann die Benutzung nur für einige dieser Waren – etwa hochpreisige Luxussportwagen – oder nur für Ersatz- und Zubehörteile als ernsthafte Benutzung für die gesamte Kategorie gelten. Das gilt nicht, wenn die Verbraucher diese Waren als eigenständige Untergruppe wahrnehmen. Ein besonders hoher Preis allein macht noch keine eigenständige Untergruppe.
• Gebrauchtwaren: Verkauft der Markeninhaber gebrauchte Waren weiter, die bereits unter der Marke in Verkehr gebracht wurden, kann das eine ernsthafte Benutzung sein. Dass der Inhaber den Weiterverkauf durch Dritte wegen der Erschöpfung nicht verbieten kann, heißt nicht, dass er die Marke für solche Waren nicht selbst benutzen kann.
• Dienstleistungen: Erbringt der Inhaber unter der Marke Dienstleistungen zu früher verkauften Waren, wird die Marke ebenfalls benutzt.
• Beweislast: Im Verfallsverfahren muss der Markeninhaber die ernsthafte Benutzung beweisen. Das ist keine Frage des nationalen Verfahrensrechts, sondern folgt aus dem Unionsrecht.
• Benutzung in der Schweiz: Ein deutsch-schweizerisches Abkommen von 1892, nach dem die Benutzung im anderen Land genügt, kann mit dem Unionsrecht kollidieren. Deutschland muss diese Unvereinbarkeit beseitigen.

Was bedeutet das für Sie?

Das Urteil ist gute Nachricht für Inhaber von Marken, deren Hauptprodukt ausgelaufen ist, die aber weiterhin Teile, Service oder geprüfte Gebrauchtware anbieten. Zugleich macht es deutlich: Die Last liegt bei Ihnen.

• Benutzung dokumentieren: Sammeln Sie Rechnungen, Kataloge, Werbung und Umsatzzahlen – getrennt nach Waren und Dienstleistungen und nach Jahren.
• Marke sichtbar verwenden: Ersatzteile, Serviceangebote und Gebrauchtwaren sollten tatsächlich unter der Marke angeboten werden, nicht nur unter dem Unternehmensnamen.
• Verzeichnis im Blick behalten: Nehmen Sie Ersatzteile und passende Dienstleistungen schon bei der Anmeldung auf, wenn sie für Ihr Geschäft eine Rolle spielen.
• Für Angreifer: Wer eine scheinbar ungenutzte Marke angreifen will, sollte prüfen, ob der Inhaber sie über Teile, Service oder Gebrauchtware noch benutzt.

Mehr dazu auf unserer Seite zur Benutzungspflicht bei Marken.

Quellen: EuGH, Urteil vom 22.10.2020, verbundene Rechtssachen C-720/18 und C-721/18 (Ferrari – „Testarossa“), Vorlage des OLG Düsseldorf; Zusammenfassungen bei Jacobacci & Associati und Boehmert & Boehmert.