SkyKick: UK Supreme Court bestraft zu breite Warenverzeichnisse als bösgläubig

Viele Anmelder formulieren ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis „lieber zu breit als zu eng“. Das kann sich rächen. Der UK Supreme Court hat am 13. November 2024 im Verfahren SkyKick gegen Sky ([2024] UKSC 36) entschieden, dass ein übermäßig weites Verzeichnis auf eine bösgläubige Anmeldung schließen lassen kann. Die Folge: Die Marken des Medienkonzerns Sky wurden teilweise für nichtig erklärt. Die Entscheidung betrifft unmittelbar britische Marken und ältere EU-Marken-Verfahren vor britischen Gerichten. Sie ist aber auch für Anmelder in der EU ein deutliches Signal.

Der Hintergrund

Sky ging gegen das Cloud-Unternehmen SkyKick wegen Verletzung seiner SKY-Marken vor. Diese Marken waren für eine sehr große Bandbreite von Waren und Dienstleistungen eingetragen. SkyKick wandte ein, Sky habe die Marken teilweise bösgläubig angemeldet. Zwischenzeitlich hatte der EuGH auf Vorlage des englischen High Court am 29. Januar 2020 (C-371/18) entschieden, dass eine unklare Formulierung allein kein Nichtigkeitsgrund ist, eine Anmeldung ohne jede Benutzungsabsicht aber bösgläubig sein kann. Der High Court sah daraufhin teilweise Bösgläubigkeit. Der Court of Appeal hob das auf. Der Supreme Court stellte die erstinstanzliche Bewertung im Wesentlichen wieder her.

Die Kernaussagen des Supreme Court

• Breite kann Bösgläubigkeit belegen: Der Court of Appeal lag falsch mit der Annahme, die Weite eines Verzeichnisses könne nie auf Bösgläubigkeit hindeuten. Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalls.
• Oberbegriffe schützen nicht: Wer weite Sammelbegriffe statt einzelner Unterkategorien wählt, kann sich nicht allein deshalb gegen den Vorwurf der Bösgläubigkeit wehren.
• Teilweise Nichtigkeit: Die SKY-Marken blieben nur für die Waren und Dienstleistungen bestehen, für die eine Benutzungsabsicht plausibel war. Der Rest fiel weg.
• Verhalten im Prozess zählt: Das Gericht berücksichtigte, dass Sky sich bis etwa fünf Wochen vor der Verhandlung auf die vollständigen Verzeichnisse gestützt und erst danach zurückgerudert hatte.

Bei der Verletzung blieb es bei einem gemischten Ergebnis: Den E-Mail-Migrationsdienst von SkyKick sah der Supreme Court nicht als Verletzung an, weil „elektronische Postdienste“ eng auszulegen sind. Der Cloud-Backup-Dienst dagegen fiel unter eine geschützte Dienstleistungskategorie und verletzte die Marken. Zudem stellte das Gericht klar, dass britische Gerichte in vor dem Brexit eingeleiteten Verfahren weiterhin über EU-Marken entscheiden dürfen.

Was bedeutet das für Sie?

• Gezielt statt maximal anmelden: Nehmen Sie Waren und Dienstleistungen auf, die Sie nutzen oder in absehbarer Zeit ernsthaft nutzen wollen. Eine plausible Geschäftsplanung sollte dahinterstehen.
• Weite Begriffe hinterfragen: Formulierungen wie „Computersoftware“ ohne Eingrenzung sind angreifbar. Konkrete Angaben schützen Sie besser und sind im Streitfall leichter zu verteidigen.
• Vor einer Klage aufräumen: Bevor Sie aus Ihrer Marke vorgehen, sollten Sie prüfen, auf welche Teile des Verzeichnisses Sie sich realistisch stützen können.
• Bestand prüfen: Halten Sie Marken mit sehr weiten Verzeichnissen, insbesondere im Vereinigten Königreich, lohnt sich eine Überprüfung.

Quelle: UK Supreme Court, Urteil vom 13.11.2024, SkyKick UK Ltd and another v Sky Ltd and others, [2024] UKSC 36 (Press Summary, supremecourt.uk); EuGH, Urteil vom 29.01.2020, C-371/18 (Sky/SkyKick).